Nazwa startupu – jak uniknąć kosztownych błędów na starcie?
Budując startup, myślisz o produkcie, inwestorach i technologii. Zanim jednak ruszysz chociażby z działaniami marketingowymi, warto zatrzymać się na chwilę przy wyborze nazwy. To ona będzie wizytówką biznesu, jego pierwszym komunikatem do klientów i inwestorów. Błędna decyzja w tym zakresie może kosztować firmę rebranding, a nawet zablokować jej rozwój.
Wyobraź sobie, że Twój startup działa od kilku lat, masz klientów, rozpoznawalność, inwestora i nagle otrzymujesz pismo od kancelarii prawnej. Zarzut? Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Okazuje się, że na rynku funkcjonuje już podmiot, który ma podobną nazwę, oferuje identyczne usługi lub towary, dodatkowo w tym samym obszarze.
Warto wcześniej sprawdzić, czy ktoś już nie wpadł na to, aby nazwać swoją firmę podobnie. Nie chodzi tylko o identyczne oznaczenia, kolizją mogą być również znaki podobne, jeśli z punktu widzenia przeciętnego konsumenta mogłyby wprowadzać w błąd.
Tworząc markę, warto więc zadbać o to, aby wybrana nazwa była oryginalna – tak, aby klienci łatwo odróżniali produkty od oferty konkurencji. Jednocześnie musisz mieć pewność, że wybrane oznaczenie nie narusza cudzych praw, bo nawet nieświadome użycie podobnej nazwy może skończyć się sporem.
Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?
Rejestracja znaku towarowego daje Ci prawo ochronne, czyli wyłączne prawo do używania oznaczenia w określonym obszarze. Dzięki temu możesz skutecznie zabezpieczyć swoją pozycję na rynku. Niezarejestrowany znak towarowy również podlega ochronie, jednak postępowanie dotyczące niezarejestrowanego znaku towarowego jest o wiele trudniejsze, dlatego skupimy się na kwestii wyboru i rejestrowania znaku towarowego.
Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP przyznaje ochronę na terytorium Polski, ale jeżeli jesteś zainteresowanym szerszym korzystaniem z oznaczenia, należy rozważyć proces rejestracji na poziomie europejskim w EUIPO lub międzynarodowym systemie WIPO.
Co zyskujesz dzięki rejestracji?
zarejestrowany znak towarowy chroni przed próbami wykorzystania przez konkurencję twojej reputacji i ciężko wypracowanej pozycji na rynku;
znak może też podnieść wartość twojej firmy, może stanowić atrakcyjne aktywo np. podczas negocjacji z inwestorami (dodatkowo w raporcie LDD inwestor widzi informację, że startupowi przysługuje prawo ochronne na znak towarowy);
prawo ochronne pozwala Ci skutecznie egzekwować swoje prawa, masz bowiem zbiór narzędzi, które są pomocne w ramach formalnych środków ochrony prawnej.
Jaki rodzaj znaku towarowego wybrać?
W artkule skupimy się na dwóch najbardziej popularnych rodzajach znaków tj. znakach słownych i słowno-graficznych – są to znaki najczęściej wybierane i rejestrowane. Pamiętajmy jednak, że prawo pozostawia nam otwarty katalog oznaczeń (mamy znaki chociażby dźwiękowe, multimedialne, kolory etc.)
Znak towarowy słowny
Znak towarowy słowny składa się wyłącznie z liter, cyfr, wyrazów lub innych standardowych znaków alfanumerycznych bez żadnych elementów graficznych. Jego ochrona dotyczy samego ciągu znaków, niezależnie od sposobu ich prezentacji, a więc prawo ochronne takiego znaku dotyczy jego brzmienia i zapisu. Znak towarowy słowny jest uniwersalny i odporny na rebranding, umożliwiając łatwe dostosowanie marki do zmieniających się potrzeb bez konieczności rejestrowania nowego znaku.
| Plusy | Minusy |
|---|---|
| Uniwersalność – znak towarowy słowny jest chroniony niezależnie od jego graficznej prezentacji, oznacza to, że marka jest chroniona w każdym kontekście użycia, niezależnie od czcionki, koloru czy stylu. | Ryzyko opisowości – jeśli znak towarowy jest zbyt opisowy dla towarów lub usług, może zostać odrzucony przez urząd. |
| Elastyczność – znak towarowy słowny umożliwia łatwiejsze dostosowanie się do ewentualnych przyszłych zmian w identyfikacji wizualnej marki bez konieczności rejestrowania nowego znaku. | Ograniczenia w odróżnianiu – bez elementów graficznych, znak słowny może się niedostatecznie wyróżniać na tle konkurencji, szczególnie jeśli w danej branży istnieje dużo podobnych znaków towarowych słownych. Dodatkowo, nie można powoływać się na zdolność odróżniającą i odróżnianie od innych znaków towarowych w warstwie graficznej, co może być przeszkodą w rejestracji. |
| Ochrona domeny – ułatwia ochronę nazwy marki jako domeny internetowej, ponieważ znak towarowy słowny bezpośrednio odnosi się do nazwy, którą można zarejestrować jako domenę. |
Zastrzeżenie znaku słownego oferuje szeroką ochronę przed użyciem przez inne podmioty identycznych lub myląco podobnych znaków w odniesieniu do tych samych lub podobnych towarów i usług. Przykładowo, „Coca-Cola” jest chroniona przed użyciem przez inne podmioty nazw myląco podobnych, jak „Koka-Kola”, w odniesieniu do napojów.
Znak towarowy słowno-graficzny
Znak towarowy słowno-graficzny łączy elementy słowne (tekst) z elementami graficznymi (np. logo, specyficzne użycie kolorów, symbole). Ten rodzaj znaku towarowego oferuje specyficzną ochronę, dotyczącą dokładnego sposobu przedstawienia marki. Jednak jego zmiana w przypadku np. rebrandingu może wymagać zarejestrowania nowego znaku towarowego.
| Plusy | Minusy |
|---|---|
| Wzmocnienie odróżniającego charakteru – dodanie elementu graficznego może pomóc w odróżnieniu marki, zwłaszcza gdy element słowny jest słabo odróżniający. | Skomplikowanie rebrandingu – zmiany w identyfikacji wizualnej marki mogą wymagać zarejestrowania nowego znaku towarowego. Jednak nie zawsze będzie to możliwe, np. jeżeli na rynku w międzyczasie pojawi się więcej podobnych znaków towarowych. |
Atrakcyjność wizualna – znak towarowy słowno-graficzny może przyciągać uwagę i być bardziej zapamiętywany przez konsumentów dzięki unikalnej kombinacji słów i grafiki. Przykład: logo „Polski Bus” z symbolem autobusu w kolorze czerwonym dodaje unikatowości nawet przy użyciu powszechnego, mało oryginalnego sformułowania „Polski Bus” w nazwie. | Ograniczona ochrona w niektórych kontekstach – poza domenami internetowymi, znak słowno-graficzny może być mniej skuteczny w sytuacjach, w których komunikacja marki odbywa się głównie przez tekst. Przykład: w niektórych formach reklamy cyfrowej, jeżeli ograniczenia techniczne uniemożliwiają efektywne wykorzystanie elementów graficznych. |
| Trudności w ochronie – może być trudniejszy do ochrony w przypadku, gdy konkurencja używa podobnego elementu słownego w innej konfiguracji graficznej. Ponadto, w sytuacjach, w których istotne są tylko tekstowe warianty komunikacji, takie jak wyszukiwanie w internecie czy marketing w mediach społecznościowych, znak słowno-graficzny może nie oferować tak bezpośredniej ochrony jak znak słowny. |
Problem z opisowością znaku
Wielu founderów skupia się wyłącznie na tym, żeby nazwa była „chwytliwa”. I tu często zaczynają się kłopoty.
Agencje brandingowe lubią nazwy opisowe, takie, które „mówią same za siebie”, typu: „Słodki catering”, „Ekobutelka” etc. Znak opisowy oznacza sytuację, gdy znak opisuje charakter, cechy, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, czas produkcji towarów lub świadczenia usług lub inne cechy bezpośrednio związane z nimi.
Są to znaki z reguły trudne do zarejestrowania. Nasze prawo wymaga, aby znaki towarowe służyły jako identyfikatory źródła towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa i odróżniały je od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.
Na przykład nie zarejestrujemy znaku słownego „dobre pieczywo” dla naszej piekarni, bo nie będzie miał zdolności odróżniającej, to znaczy oznaczenie to składa się wyłącznie z elementów opisujących nasze towary (w tym przypadku sprzedawane pieczywo).
Przykłady oznaczeń słownych, na które Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego z uwagi na opisowość:
polbar – przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 29, 31, 44: drób nieżywy, jaja, mięso, drób żywy, pokarm dla zwierząt, produkty do hodowli zwierząt; hodowla zwierząt, pomoc weterynaryjna [zob. wyrok WSA z dnia 30 kwietnia 2008 r. VI, SA/Wa 262/08 – polbar oznacza rasę kur];
mydło kuchenne – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 3: kosmetyki, preparaty kosmetyczne do kąpieli, mydła zapachowe, mydła dezynfekujące, mydła toaletowe (Z.305800).
W przypadku takich nazw, możemy nie mieć większego wyboru ze względu na opisowość znaku, co za tym idzie należy rozważyć wyżej opisany znak słowno-graficzny.
Jak sprawdzić, czy wybrana nazwa jest dostępna?
Zanim wydrukujesz wizytówki i wykupisz domenę, zrób podstawowy audyt:
→ sprawdź bazy danych:
baza znaków towarowych międzynarodowych (WIPO),
→ przejrzyj rejestry:
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
Krajowy Rejestr Sądowy,
→ sprawdź domeny i social media, np. wybrana domena może być chronionym znakiem towarowym, w takim przypadku uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy może sprzeciwiać się używaniu przez nieuprawnione osoby znaków (w postaci domen) identycznych lub podobnych do jego znaku dla towarów lub usług identycznych lub podobnych.
Spory prawne
Pamiętaj, że dokonując weryfikacji nie należy ograniczać się wyłącznie do weryfikowania znaków identycznych, ponieważ kolizją mogą być także znaki podobne. W celu zwizualizowania problematyki sporów prawnych, poniżej przedstawiamy niektóre z nich:
Lacoste vs. Kajman (Wyrok Sądu z 30.09.2015 r., T-364/13)
Polska spółka zgłosiła do rejestracji znak KAJMAN w zakresie towarów takich jak m.in. wyroby ze skóry, odzież. Jednak sprzeciwił zgłosiła francuska marka Lacoste. Ostatecznie, Sąd uznał, że znaki te są podobne konceptualnie i w niewielkim stopniu wizualnie, a przedstawienie kajmana mogłoby być postrzegane jako wariant przedstawienia krokodyla Lacoste (które to oznaczenie jest znane szerokiemu kręgowi odbiorców).
Znaki, których dotyczył spór (po lewej Kajman, po prawej krokodyl Lacoste):
 |  |
Rolex S.A. vs. PPHU Rolex (wyrok WSA z 01.04.2004r., II SA 3579/02)
Szwajcarska spółka Rolex S.A. wniosła o unieważnienie znaku towarowego, który to polska spółka zarejestrowała dla oznaczania m.in. okiennic, rolet etc.
 |  |
W tej sprawie, ostatecznie polska spółka zachowała prawo do swojego znaku, Sąd stwierdził m.in., że zakres towarów i odbiorców był inny w przypadku towarów spółki polskiej (okna, drzwi etc.) i inny w przypadku zegarków Rolex.
McDonald’s vs. MACCOFEE (wyrok Sądu z 05.07.2016 r., T-518/13)
Spółka z Singapuru zgłosiła do EUIPO znak towarowy MACCOFFEE dla produktów spożywczych i napojów. Po jego rejestracji sprzeciw złożył McDonald’s, argumentując, że oznaczenie narusza renomowane znaki tej sieci (McDonald’s, Big Mac etc.)
Po kilku latach sporu Sąd UE przyznał rację McDonald’s, uznając, że oba oznaczenia są podobne fonetycznie i znaczeniowo, ze względu na wspólny przedrostek „Mc/Mac”. Co ważne, Sąd podkreślił, że renoma tej marki jest tak silna, iż samo powielenie przedrostka „Mc” wystarcza do uznania podobieństwa pomiędzy tymi znakami.
Jakie są kroki przed złożeniem wniosku o rejestrację? Podsumowanie.
Sprawdzenie dostępności znaku – przed złożeniem wniosku o rejestrację warto sprawdzić, czy podobne znaki nie zostały już zarejestrowane (patrz rekomendacje opisane wcześniej).
Wybór klasyfikacji – znak towarowy należy zarejestrować w odpowiedniej klasie nicejskiej, która określa rodzaje towarów lub usług, dla których ma być używany.
Złożyć wniosek – wniosek o rejestrację znaku towarowego należy złożyć w odpowiednim urzędzie, w zależności od zakresu ochrony (krajowej, europejskiej lub międzynarodowej).
Skorzystanie z pomocy – tj. w razie problemów z samodzielnym wyszukiwaniem podobnym znaków warto skonsultować się ze specjalistą (rzecznik patentowy, radca prawny etc.), którzy mogą przeprowadzić przed rejestracją badanie znaku, w ramach którego przedstawiają ryzyka i rekomendacje wynikające z takiej analizy.
Autor: Milena Balcerzak – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz prawie własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień licencyjnych dotyczących oprogramowania komputerowego.
