Prawo w umowie z VC: prawa własności intelektualnej
Jesteś początkującym founderem i nie wiesz na co zwrócić uwagę podczas rozmów z VC i podpisywania umowy? Nasz nowy cykl jest po to, żeby Ci pomóc. Eksperci z kancelarii prawnych obsługujących start-upy i VC podpowiedzą Ci, na co zwrócić uwagę, żeby ten proces przebiegał bezboleśnie. Dziś o prawach autorskich piszą Monika Kot i Marta Kaźmierczak z kancelarii LLW.
Nie ulega wątpliwości, że każdy przełomowy projekt zaczyna się od pomysłu. Pomysł może powstać w grupie przyjaciół, pośród kilku studentów pracujących nad projektem, w wyniku rozmowy nieznajomych sobie osób lub być wytworem samodzielnych działań jednej osoby.
Żeby pomysł odniósł sukces, musi przejść długą drogę, pełną wzlotów i upadków. Ostatecznie może ona prowadzić do jego komercjalizacji. Wymaga to nie tylko wiedzy i czasu, ale zwykle również nakładów finansowych. Nieocenionym wsparciem na tej drodze są nie tylko środki pozyskiwane od inwestorów, ale także ich wiedza i wsparcie dla początkujących start-upów. Jednak, aby uzyskać takie wsparcie, inwestor musi mieć pewność, że pomysłodawcy projektu zadbali o kilka podstawowych kwestii. Jedną z najważniejszych z nich jest uregulowanie statusu praw własności intelektualnej w taki sposób, aby od samego początku uniknąć wątpliwości i ewentualnych roszczeń osób trzecich w stosunku do projektu, które mogą uniemożliwić dalszy jego rozwój.
W celu sprawdzenia, czy prawa są odpowiednio zabezpieczone, każdą inwestycję poprzedza badanie due dilligence, czyli badanie prawne spółki lub działalności założycieli, które umożliwia inwestorowi ocenę sytuacji spółki oraz wskazuje obszary wymagające uregulowania jeszcze przed inwestycją.
Czym tak właściwie są prawa własności intelektualnej?
Prawa własności intelektualnej („PWI”) to zbiorcze pojęcie obejmujące dwie kategorie: prawa autorskie i prawa własności przemysłowej. Prawa te mają niematerialny charakter i dotyczą w szczególności praw autorskich (do utworów, w tym oprogramowania), praw do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, domen internetowych oraz innych, podobnych praw (zarejestrowanych lub nie).
Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór. Prawa autorskie powstają z chwilą tzw. ustalenia (uzewnętrznienia) utworu, czyli nadania utworowi formy, np. w formie książki czy kodu źródłowego oprogramowania. Powstanie ochrony prawnoautorskiej następuje niejako z „automatu”, ponieważ nie zależy od spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych (opłat, rejestracji, itp.).
Do praw autorskich należą prawa osobiste twórcy oraz prawa majątkowe. Prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem. Są one niezbywalne, a ich ochrona jest nieograniczona w czasie. Natomiast ochrona majątkowych praw autorskich jest ograniczona w czasie i trwa przez cały okres życia twórcy oraz 70 lat po jego śmierci. Prawa autorskie mają charakter terytorialny, co oznacza, że utwór jest chroniony na podstawie ustawy autorskiej danego kraju jedynie na jego obszarze.
Inną kategorią PWI są prawa własności przemysłowej. Tutaj dla pełnej ochrony wymagana jest rejestracja wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych. Prawa własności przemysłowej obejmują patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa wynikające z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych.
W naszym artykule skupmy się jednak na prawie autorskim.
Najczęściej spotykaną przez nas sytuacją wśród początkujących spółek jest całkowity brak uregulowania kwestii nabywania PWI przez spółkę.
Kluczowymi błędami są:
a) brak zawierania umów o pracę, zlecenia czy umów o dzieło, które regulują nabywanie przez spółkę PWI wytworzonych przez założycieli lub przez pozostałych pracowników i współpracowników spółki;
b) zawieranie w umowach lakonicznych postanowień, które nie regulują w pełnym zakresie przeniesienia PWI na spółkę;
c) wybór niewłaściwej formy umowy, co powoduje nieważność postanowień dotyczących przeniesienia PWI.
Skuteczne nabycie PWI przez spółkę wymaga nie tylko wprowadzenia w umowie zapisów o ich przeniesieniu, ale również zawarcia kilku istotnych postanowień.
Należą do nich:
a) prawidłowe uregulowanie momentu przejścia praw (może to nastąpić z chwilą zapłaty wynagrodzenia, z chwilą dostarczenia utworów bądź z momentem dokonania ich odbioru);
b) wskazanie odpowiednich pól eksploatacji, które umożliwią korzystanie z utworów w pełnym zakresie oraz dalsze ich rozwijanie;
c) udzielenie przez twórcę zezwolenia na rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowań utworu wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych);
d) upoważnienie spółki do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu twórcy (nie można zrzec się tych praw lub przenieść ich na inną osobę);
e) zapewnienie twórcy o stworzeniu utworu samodzielnie lub z wykorzystaniem materiałów, do użycia których jest uprawniony (na podstawie umowy licencji, nabycia praw lub zgody autora);
f) zabezpieczenie spółki na wypadek powstania ewentualnych roszczeń osób trzecich w związku z nieuprawnionym wykorzystaniem utworów (np. poprzez zobowiązanie się autora do zwolnienia spółki z odpowiedzialności przed potencjalnymi roszczeniami ze strony osób trzecich).
Prawa autorskie a umowa o pracę
Utwór pracowniczy to utwór, który powstaje w ramach stosunku pracy (umowy o pracę). Utworem pracowniczym nie będzie zatem utwór powstały w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z umowy o dzieło, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług (b2b).
Jeśli z charakteru wykonywanej pracy wynika tworzenie utworów, to prawa autorskie majątkowe do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy przechodzą z mocy prawa na pracodawcę. Pracownik zachowuje natomiast autorskie prawa osobiste, które (jak wskazaliśmy wyżej) nie podlegają zrzeczeniu oraz są niezbywalne.
Pracodawca nabywa majątkowe prawa autorskie dopiero z chwilą przyjęcia utworu, które może nastąpić w dwojaki sposób:
z chwilą złożenia przez pracodawcę odpowiedniego oświadczenia akceptującego utwór;
automatycznie wraz z upływem 6 miesięcy od dostarczenia utworu przez twórcę (strony mogą w umowie określić także inny termin), o ile pracodawca nie zgłosił w tym terminie propozycji zmian lub innych zastrzeżeń, ani nie zawiadomił twórcy o nieprzyjęciu utworu.
Co więcej, jeżeli pracodawca w ciągu 2 lat od daty przyjęcia utworu, nie wykorzysta go, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni do tego termin. Jeżeli ten czas upłynie, a zatrudniający wciąż nie zdecyduje się, aby takiego utworu użyć, prawa wracają do twórcy, czyli pracownika. Oczywiście zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogę zmienić ten okres (skrócić go lub wydłużyć).
Opisane powyżej ograniczenie działające na rzecz twórcy-pracownika nie znajduje zastosowania do programów komputerowych jako utworów pracowniczych. Kolejną odmiennością dotyczącą programów komputerowych tworzonych w ramach stosunku pracy jest to, że dla przejścia majątkowych praw autorskich w tym wypadku nie jest konieczne przekazanie utworu czy przyjęcie go przez pracodawcę poprzez oświadczenie woli, tak jak w przypadku wszystkich innych utworów pracowniczych.
Należy wskazać w tym miejscu, że z perspektywy inwestora regulacja ustawowa może nie być wystarczająca. Dlatego też rekomendujemy uregulowanie kwestii praw autorskich w umowie o pracę, aby ograniczyć wątpliwości co do tego kto i w jakim zakresie posiada prawa. Należy pamiętać m.in. o określeniu pól eksploatacji, czyli sposobów jak pracodawca będzie mógł wykorzystywać utwór; nie należy również zapominać o zobowiązaniu się pracownika, że nie będzie on osobiście wykonywał przysługujących mu autorskich praw osobistych i do ich wykonywania upoważnia pracodawcę, oraz zawarciu w umowie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych.
Forma przeniesienia PWI
Ostatecznie często mamy również do czynienia z sytuacją gdy, pomimo że spółka zawarła odpowiednie umowy z twórcami, a także zadbała o wszystkie wyżej wspomniane elementy, przeniesienie PWI na spółkę okazuje się nieważne. Dlaczego?
Istnieje ustawowy wymóg zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych w formie pisemnej. Ten wymóg dotyczy też postanowień regulujących przeniesienie majątkowych praw autorskich zawartych w każdej umowie, niezależnie czy jest to umowa o pracę, zlecenia czy inna umowa.
W praktyce oznacza to, że konieczne będzie złożenie pod treścią umowy własnoręcznych podpisów obu stron. Umowa może zostać zawarta z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co będzie równoznaczne z zachowaniem formy pisemnej. Dla przeniesienia majątkowych praw autorskich dopuszczalna będzie także bardziej rygorystyczna forma zawarcia umowy (np. forma aktu notarialnego).
Co ważne, należy rozróżnić kwalifikowany podpis elektroniczny opatrzony specjalnym certyfikatem od zwykłego podpisu elektronicznego (np. epuap), który nie zapewnia zachowania wymaganej formy (w takim przypadku mówimy o formie dokumentowej zawarcia umowy). Podobnie wymogu formy pisemnej nie spełniają umowy zawierane mailowo, podpisywane „na skanach” czy zawierane za pośrednictwem różnych programów umożliwiających elektroniczne podpisanie umowy, nie zapewniające jednak kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Ochrona prawna pomysłu
W dużym uproszczeniu, z punktu widzenia prawa autorskiego, pomysł (idea, koncepcja), który nie został w żaden sposób utrwalony, nie podlega ochronie prawa autorskiego. Prawo autorskie chroni jednak sposób wyrażenia pomysłu.
Oznacza to, że jeżeli pomysł został zrealizowany twórczo w jakiejkolwiek formie, to może on stać się utworem w rozumieniu prawa autorskiego i jako taki podlegać ochronie prawnej. Warunkiem jest to, aby takie wyrażenie pomysłu:
miało indywidualny i twórczy charakter,
było ustalone w jakiejkolwiek formie, choćby nieukończonej (np. szkic scenariusza, prezentacja graficzna, spisanie strategii w postaci dokumentu),
było skonkretyzowane, co oznacza, że będzie zawierał szczegółowe założenia i wytyczne, według których powstanie końcowy utwór.
Innymi słowy, jeśli konkurent wykorzystał Twój pomysł jako ogólną ideę przy realizacji swoich własnych utworów, to nie mamy do czynienia z naruszeniem praw autorskich. Jeżeli jednak doszło do przejęcia pewnych twórczych elementów indywidualizujących utwór, to mogło dość do naruszenia przysługujących Ci praw autorskich do utworu. Ponadto, jeśli ktoś skopiował Twój pomysł lub autorską koncepcję i bazując na nim samodzielnie (lub korzystając z usług konkurencji) zrealizował udany projekt, można dochodzić swoich praw na gruncie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Aby chronić swoje pomysły już na etapie rozmów z potencjalnymi kontrahentami czy inwestorami, należy odpowiednio wcześnie zawierać umowy o zachowaniu poufności (NDA – non disclosure agreement). Dobrze przygotowana umowa o zachowaniu poufności, podpisana przed rozpoczęciem jakichkolwiek rozmów dotyczących pomysłu, to skuteczne narzędzie to egzekwowania Twoich praw w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę.
Znaki towarowe
Na koniec chcielibyśmy po krótce wspomnieć o rejestracji znaku towarowego, którym może być np. nazwa lub logo spółki, czy też oznaczenie jej produktu. W sytuacji, gdy spółka nabędzie już prawidłowo PWI do jej oznaczenia indywidualizującego – nazwy lub logo – należy zadbać o jego odpowiednią ochronę. Ochronę znaku można uzyskać składając wniosek o udzielenie prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP (UPRP), Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) lub w innych urzędach krajowych. Dzięki temu spółka uzyska prawo wyłączne, które jest skutecznym narzędziem obrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem jej marki lub oznaczenia na rynku.
Zobacz też drugi tekst z tego cyklu - o przywilejach VC, które mogą być zapisane w umowie inwestycyjnej.